从专利代理质量纠纷案例来看专利代理质量责任的认定

一法院对专利代理质量纠纷案例的判决2005年4月6日原告与被告签订了委托专利申请合同合同约定被告按照专利法的规定准备专利申请文件并保证通过专利局的形式审查取得专利申请号合同签订后原告按合同约定向被告支付了代理费进行了全面的技术交底2006年4月26日国家知识产权局颁发实用新型专利证书2007年3月起原告发现上海华申汽车窗厂等多家企业的产品侵犯了自己的实用新型专利权但上海市知识产权局认定相关企业均不构成侵权原告认为被告在为原告申请专利的过程中违反了专利法的有关规定将非必要技术特征记载到独立权利要求中被告的上述行为已构成违约应承担违约责任被告辩称原告的实用新型专利获得授权说明了被告提交的申请文件符合专利法及其相关规定其次原告没有证据证明被告在权利要求书中记载了非必要特征且必要技术特征和非必要技术特征的划分是依据发明目的和保护范围而定的是相对概念而非绝对概念最后被告在撰写权利要求书后就权利要求书的内容与原告进行了多次沟通原告在被告处签收了向国家知识产权局提交的所有专利申请文件并未提出异议因此原告对专利申请文件的所有内容是明知的上海市第二中级人民法院认为原告领取了被告向国家知识产权局提交的所有申请文件即有理由相信原告对所有申请文件的内容包括权利要求书的全部内容有了充分的了解如果原告认为被告在权利要求书中增加了许多非必要技术特征的内容可以立即向被告提出并可以要求被告自申请日起2个月内向国家知识产权局提出修改申请而原告无证据证明其当时己向被告提出异议并签收了全部申请文件至此法院有理由相信原告已对所有申请文件的全部内容予以了追认因此对原告所坚持的被告应承担违约责任的诉讼请求法院不予支持二对法院观点的不同认识对于上述判例笔者对法院的观点有一些不同的认识具体理由如下1专利代理合同不同于普通的民事合同不能按照普通的民事合同判断专利代理机构的违约责任在一般情况下合同双方当事人应当具有合理注意人义务否则就会承担过失责任在现实中对于具有特殊技能和知识的人如医生律师会计师等专业人士的合理注意人义务标准应当比一般人的行为标准要高一些即要达到专业人员的行为标准我国对专利代理人和专利代理机构规定了非常严格的资格准入制度例如代理人需要通过考试并进行执业专利代理机构需要通过国家知识产权局行政审批未经行政审批不得从事专利代理业务之所以设置较高的资格准入制度其主要原因是专利代理行为具有高度的专业性和技巧性能够撰写质量高的专利申请文件能够得到保护范围合适的专利权保证委托人的利益得到维护因此专利代理人属于专业人士相应的合理注意人的义务标准必然要高于一般人但是法院的观点实际上将专利代理人的合理注意人义务标准等同于一般人的行为标准并没有体现专利代理行为具有高度的专业性和技巧性的特性从权利义务角度看专利代理机构的权利就是接受委托人的委托代理专利业务并收取报酬而专利代理机构的义务就是提供具有一定专业性的专利服务从法院判决看专利代理机构收取了相应的费用即获得了相应的权利但是在义务方面却没有体现出相应的专业性即没有承担起相应的义务反将专利代理机构应当承担的专利申请质量这一义务推给了委托人因此从法院的判决来看专利代理机构承担的义务和权利存在明显的不平等2委托人和代理机构双方信息不对称因此不能以委托人是否同意提交申请文件作为免除代理机构撰写中存在质量问题的责任与专利代理机构相比较而言委托人一般都缺乏相应的专利法律知识和专利业务知识因此委托人一般情况下并不知道如何才能得到合适的保护范围而需要得到合适的专利权保护范围也是委托人委托代理机构的一个主要原因法院的判决中强调委托人同意提交相关的申请文件以此来免除代理机构的撰写质量问题实际上将委托人也视为具有专利代理知识和相关法律知识的人员来对待试想如果委托人具有相应的专利代理知识和相关法律知识又怎么会花大价钱来委托代理机构自己完全可以处理好专利申请的相关事情因此从委托人和代理机构双方信息不对称这一角度来说法院的理由有一些欠妥笔者认为在专利代理中的委托人签字只是表明专利代理机构已经通知委托人专利代理业务的进展属于合同中的随附义务并不代表对其文件质量权利要求保护范围的判断和认可因为专利代理申请的给付义务与商品一样委托人往往是对该类事务不熟悉才需要专门委托专利代理机构并愿意给付对价在专利代理人协会2009年颁布的专利代理服务指导标准试行中规定定稿文件需委托人纸件或者邮件确认似乎是将委托人的确认推断为对专利申请文件的认可但是笔者认为实际上中华全国专利代理人协会出台该服务标准的目的是为了提高专利代理机构的服务质量和服务意识并不是协助其逃避法律责任3法院只考虑了合同的字面意思但并没有考虑专利代理委托合同的目的委托人与专利代理机构签订委托合同的目的是为了获得一定的经济利益而不仅仅是一张专利权证书对于专利代理机构其经济利益是通过使对方的目的实现来获得报酬委托人想要获得经济利益是通过专利权的独占来实现的获得合适的保护范围是委托人获得经济利益的一个充分条件如果专利授权后不能给申请人带来任何实际的权利或者实现其欲达到的效果就不能称之为申请人的目的已经实现因此在本案中申请人获得了专利权从表面上看代理机构已经履行了合同的义务但是该发明创造的技术方案并不能获得实际的保护不能使专利权人有效的主张自己的权益因此从合同的目的上讲专利代理机构履行合同义务的行为已经使申请人委托代理机构申请专利的目的落空应当认为专利代理机构存在违约的行为4从合同解释的角度出发专利代理机构存在违约行为对于专利代理委托合同我国没有统一的国家标准行业标准或者通用的标准这是否意味着就是按照双方约定来确定权利义务呢笔者认为在专利代理委托合同中还存在着推定的默示条款即法律上暗含的条款默示条款是合同履行之必需否则合同所欲达到的目的无法实现笔者认为专利代理委托合同的默示条款应当保证专利代理质量要在形式上符合专利法及其相关的规定此处形式上的要求一般包括不需要通过检索直接可以确定的一些问题例如公开充分实用性不予授权的主体权利要求清楚等内容需要符合专利申请的要求同时也要根据申请人或者自己检索的最接近的对比文件来确定合理的保护范围因为上述问题对于一个专业的专利代理人来说都是可以在撰写申请文件前或撰写完成后直接发现的问题对于需要检索来确定的一些问题例如新颖性和创造性则需要根据合同的约定来进行例如委托人委托代理机构进行检索则需要将其新颖性和明显的创造性作为其默示条款对于有争议的创造性笔者认为不应当将其作为默示条款本案中的必要技术特征因为申请人提交了交底材料申请人应当按照交底材料以及新颖性检索材料如果进行检索确定必要技术特征因此如果代理机构没有撰写好必要技术特征应当认为专利代理机构存在违约行为5从专利代理行业发展来看法院的上述判决会影响代理行业的健康发展目前专利代理行业的发展过程中存在着不少挂证和无证代理的现象挂证现象实际上也相当于无证代理因为代理人将代理证借给他人使用自己并不参与代理目前挂证的人都是代理机构的合伙人而一旦产生法律责任合伙人将要承担无限连带责任从法院的判断来看只要是申请人签字确认就可以认为是申请人对申请文件的认可从而免除代理机构的责任这就导致专利代理行业只有收益基本上没有风险因此上述判决会导致挂证现象以及黑代理问题更加严重从而影响专利代理行业的健康发展三建议针对前面提出的各种问题笔者建议如下1对于专利代理质量应当尽快出台相应的质量标准以便专利代理合同中双方的权利义务进一步明确因为专利代理人都通过了国家知识产权局的统一考试具有较强的专业性应属于专利领域的专有人才所以应当采用专利代理领域通常应达到的水平即专利代理的合理注意义务所谓专利代理人的合理注意义务是指主要看其他专利代理人处于接受委托的专利代理人的相同情况下会做出相同的行为还是不同的行为如果做出相同的行为则可以推断代理人尽到了相应的义务不承担责任否则应当承担责任对于专利代理人的合理注意义务笔者认为包括如下的内容1专利代理人应当具有代理资格例如按照目前的要求是应当取得资格证和执业证如果不符合专利代理资格的要求而进行代理相当于无证代理应当直接认定代理机构存在违约2全面掌握申请人提交的交底材料以及提交的其他现有技术文件并根据提供的资料或者自己检索的现有技术来确定合适的保护范围如果代理人根据申请人提交的材料或者自己检索的材料撰写的保护范围不合适则应当认定代理机构违约3全面掌握专利撰写和答复的相关知识包括不需要通过检索能够明显确定的问题例如说明书公开充分权利要求书的实用性发明保护的主体是否属于不予授权范围等如果因为上述明显问题导致申请文件无法获得授权则应当认定代理机构存在违约4全面掌握专利复审和无效的撰写及答复的相关知识包括复审和无效理由的撰写等5全面掌握专利申请复审和无效的流程如果因为专利代理机构导致流程上出现问题而使得专利申请驳回或视撤应当认定代理机构存在违约2对于委托人明显坚持的意见应当免责在申请过程中代理机构具有的一个随附义务是说明义务所谓说明义务是指专利代理过程中例如提交申请文件或者答复审查意见通知书的过程中如果委托人指示错误明显不利于其合法利益时专利代理人应当向委托人充分说明其指示存在的问题以及相应的后果如果申请人坚持自己的意见并导致专利申请被驳回或者视撤代理机构将不承担责任3对于属于自由裁量的内容专利代理机构免责专利代理过程中涉及到较多的是法律应用和事实认定的问题无论是法律应用问题还是事实认定都会存在争议区域例如创造性的判断问题在争议区域因为没有统一的处理方式每个专利代理人会做出相同的行为还是不同的行为的比例差不多因此专利代理人可以进行自由裁量来确定处理方式但是需要将处理方式的利弊提前告知委托人笔者认为在争议区域内处理相关事宜不应当认定专利代理机构存在责任4关于专利代理质量的纠纷处理中建议有条件的进行责任推定民事证明责任的一般原则是谁提出谁举证但是在专利代理过程中委托人相对于专利代理机构来说在对案件的信息占有上处于劣势地位远离案件证据产生了举证困难或举证不能的情形此时有人认为应当采用举证责任倒置由专利代理机构举证证明其代理质量符合要求但是如果采用举证责任倒置很可能会产生大量的针对专利代理机构关于专利代理质量的诉讼甚至会产生许多恶意诉讼这样会导致专利代理机构整天忙于诉讼而无法有效的开展专利代理业务因此笔者不赞成专利代理质量的纠纷处理中采用举证责任倒置的方式笔者认为针对委托人在举证责任上的劣势地位可以通过有条件的责任推定方式来推定专利代理机构具有一定的责任此时的条件应当进行严格的限制否则条件过于宽松则依然会产生大量的针对专利代理机构的诉讼甚至包括恶意诉讼笔者认为此时的条件应当局限于专利权人维护自己权利失败的情况例如通过法院侵权判决发现自己专利文件撰写存在问题因为公开不充分或者其他明显的问题而被认定为无效当委托人没有证据证明权利损失的时候一般不允许进行责任的推定一旦进行责任推定则在委托人举证证明权利遭受损害的时候专利代理机构应当证明自己存在免责的情况例如撰写中委托人明显坚持按照自己的意见进行撰写例如创造性无效中针对创造性问题存在的自由裁量的情况等对于责任推定的方式的证明标准其客观证明责任依然在委托人一方即当专利代理机构的责任认定处于无法确定的情况下此时的客观证明责任依然由委托人承担这一点也与举证责任倒置不同来源中国知识产权杂志httpwwwmysipocomthread8706111html来自思博知识产权论坛httpwwwjiathiscomshare分享到httpwwwmysipocomhomephpmodspacecpampacclickampopaddampclickid1ampidtypeaidampid1852amphashf94389dae2936284b90e2cd519e8ab2camphandlekeyclickhandlehttpwwwmysipocomhomephpmodspacecpampacclickampopaddampclickid1ampidtypeaidampid1852amphashf94389dae2936284b90e2cd519e8ab2camphandlekeyclickhandle扔鸡蛋httpwwwm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