涉外知识产权转让合同的法律适用.docx

涉外知识产权转让合同的法律适用2013年习近平主席先后提出丝绸之路经济带与21世纪海上丝绸之路战略这意味着中国政府将从战略角度支持中国企业走出去21世纪中国企业走出去面临的最大竞争是知识产权竞争在对外经贸合作中知识产权转让将占据主要比重知识产权转让合同是开展此种合作的主要途径因此有必要探讨具有涉外因素的知识产权转让合同应当如何确定法律的适用一涉外知识产权转让合同法律适用的特殊性涉外知识产权转让合同是指具有涉外因素的以知识产权为转让或许可标的的合同类型此处的转让为规范意义上的转让既包括以转让知识产权所有权为标的的转让合同也包括以转让知识产权使用权为标的的合同与其他涉外民商事合同相比涉外知识产权转让合同有着自己的特性其中主要有1转让标的具有地域性涉外知识产权转让合同的标的是无形的知识产权知识产权的取得通常需要通过国家审批并授权具有地域性的特征知识产权的地域性特征通常意味着知识产权和调整知识产权的法律不具有域外效力或者说该国都不承认其他国家知识产权及其立法的域外效力因此按照一般原理在知识产权产权领域不存在法律冲突传统的国际私法无论是立法还是学说要么不涉及知识产权问题要么只涉及知识产权保护的国际公约而关于知识产权的法律冲突则是无人问津也是无须顾及的知识产权转让合同以具有极强地域性特征的知识产权为标的必然受到这种地域性特征的影响这种地域性决定了在确定转让合同的准据法时无法完全套用合同的一般冲突原则确定连接点时参考的因素应考虑地域性特征2知识产权的无形性知识产权具有无形特征在21世纪网络科技革命到来的时代无形性特征为知识产权转让交易带来空前的挑战许多知识产权可以轻松地通过网络平台进行交易尤其是版权不同国境内的当事人可以更加便捷地分享他国权利人的知识产权成果传统主权特征体现的地域性被击败人为设定的堤坝已经无法阻碍无形知识产权交易的跨国界运行而这种知识产权交易的空前繁荣同样带来知识产权转让合同的法律适用问题3转让合同与知识产权效力之两分性知识产权本身具有的强烈地域性特征决定了很少有国家会主动放弃本国对知识产权有效性的决定权尽管关于知识产权的国际私法近年有所进步但尚未达成国际层面的一致规则这就决定了与普通有形财产的转让不同涉外知识产权转让合同通常涉及作为标的知识产权有效性与合同本身有效性的双重考量两者之间的区别使得效力判定具有两分性合同效力判定适用的法律与知识产权有效性判定适用的法律也会产生差别知识产权受限于地域性保护二国际合同准据法的一般适用原则涉外知识产权转让合同是典型国际民商事合同的一种是由知识产权转让双方当事人以知识产权为标的进行的跨越国境贸易在进行国际技术贸易的过程中同样不可避免地要出现法律适用方面的冲突研究涉外知识产权转让合同的法律适用问题应首先考察国际民商事合同的法律适用的一般性原则一当事人意思自治原则意思自治原则TheoryofAutonomyoftheParties指合同当事人可以协商选择适用某一国或某一地区的法律作为合同准据法这一原则是契约自由的体现与延伸已被国际社会普遍接受和采用参加民事活动的当事人在法律允许的范围内享有完全的自由可以按照自己的自由意思缔结合同关系为自己设定权利或对他人承担义务任何机关组织和个人不得非法干涉罗马法虽然并未提出意思自治的概念也未将意思自治抽象为私法原则但许多学者指出该原则的寓意应最早出自古罗马法16世纪的法国法学家查理杜摩兰CharlesDumoulin提出契约关系中应适用当事人自己意欲适用的法律对这一原则最早作出了概括当事人意思自治原则是契约自由原则在国际私法问题上一种适用方式依合同法的一般原理合同当事人与何人订立合同订立合同的内容怎样合同在什么情况下可以解除对合同如何进行解释都要由当事人的意思来决定那么在合同发生争议时适用哪一个国家的法律即如何确定合同的准据法就没有理由排除当事人的本意当事人应当可以选择适用其合同的法律规范当事人意思自治原则已经得到国际上的认可但各国在适用当事人意思自治原则时并非是完全依照当事人的意思确定准据法当事人意思自治原则要在一定条件下受到限制一般来说该原则受到的限制主要有1强行法的限制孟德斯鸠在论法的精神一书中指出自由是做法律所许可的一切事情的权利如果一个公民能够做法律所禁止的事情他就不再有自由了因为其他的人也同样会有这个权利同样当事人意思自治原则尽管赋予当事人对合同所适用法律进行确定与选择的权利但同其他任何一种自由从来都不是绝对的这种对自由权利的限制既是对自由的制约也是对自由权利的保障法律在保证合同当事人权利的同时也要保证其他公民的权利保证社会的公共利益这种源于保护社会公共利益等其他内容的强行性法律规范合同的当事人无权排除例如英国在许多制定法的条款中如其1971年制定的海上货运法中的第一节规定海牙维斯比则是否能够适用于某一项提单根据规则的范围来决定当事人无权进行选择显然英国法院对当事人的意思自治原则进行了限制又如美国在第二次冲突法重述的187节第二款中作出这样的规定当事人选择的法律的适用不得与准据法所属州的基本政策发生抵触如果当事人依据其意思选择的法律对与所属州的基本政策相抵触当事人的法律选择无效2当事人选择的法律应是善意的对当事人选择的法律要求善意标准的比较典型的国家是英国英国法院的司法实践曾经认为合同的当事人只能选择与合同有实际联系的国家的法律但在1939年VitaFoodProductsIncvUnusShippingCoLtd一案中法院得出了这样的结论一个合同只要合同的当事人选择了英国法作为合同的准据法且这种选择是善意的即使合同与英国没有某种客观上联系也不能随意排除这种选择英国法院的这一善意标准对英国及其他一些国家的司法实践都产生了一定的影响所谓善意的标准根据1939年英国法院对案件的审理认为只要当事人在选择一个与合同没有客观联系的法律时确实不存在规避某国法律的企图这一法律的选择就是有效的然而后来英国法院又提出了考察当事人选择某国法律是否是善意的客观标准3当事人选择的法律必须具有合理的根据当事人选择的法律必须具有合理的根据是指当事人所选择的法律与合同有着实际的联系而不能选择与合同无实际联系的法律但显然各国对于这一标准的态度是不同的由前文关于善意标准的论述可知英国在这一问题上采取了较其他国最为开明的态度即如果当事人选择的是英国法只要是善意合法的且不违反英国公共政策即使英国与合同没有联系英国法院也可承认当事人选择的效力而其他国家尽管也在法律中承认善意标准但具体的解释与适用却大相径庭如澳大利亚法院GoldenAcresLtdvQueenslandEstatesPtyLtd案和QueenslandEstatesPtyLtdvCollis案中对此问题作出解释认为如果当事人选择了一个与合同没有联系的法律体系这种选择就是不诚实和不善意的且违背公共政策当事人选择与合同无关的法律是要逃避本应适用于合同的强制性法律是非善意和违反公共政策的因而拒绝适用当事人选择的法律由此两案可以看出澳大利亚要求合同的准据法当事人在进行选择时应当与合同有着实际的联系其他一些国家如美国瑞士奥地利等国家也均有类似的要求二最密切联系原则所谓最密切联系原则是指法院通过权衡各种与合同具有联系的因素从中找出具有最密切联系的因素根据该因素的指引适用解决该案件的与当事人有最密切联系国家或地区法律的原则最密切联系原则被认为源于萨维尼的法律关系本座说本座之所在即联系之所在的理论这一原则可以说发展了萨维尼的法律关系本座说因为依该原则应适用的虽不是所谓法律关系本座所在地法律却仍然是根据多方面的因素去选择那个与该法律关系有最密切联系的法律许多国家在立法中采纳了这一原则如美国第二部冲突法重述第188节规定当合同当事人没有对合同的准据法进行有效选择时依照重述中所列的原则适用与合同有最密切联系州的法律1979年经欧共体国际私法专家委员会通过的法律适用公约就规定契约适用当事人选择法律当事人未作法律选择则应适用与之有最密切联系的国家的法律奥地利国际私法在该法的第1条就明确指出与外国联结的事实在私法上应该由与该事实有最密切联系的法律裁判之我国法律规定当事人有几个住所的以与产生纠纷的民事关系有最密切联系的住所为主最密切联系原则在我国的合同法海商法及航空法的相关条款中也有所反映尽管各国对最密切联系原则多有规定但在适用该原则时却有着不同以我国为例我国在适用最密切联系原则时的一项前提条件是双方当事人对合同的准据法没有作出明确约定这种情况下法院才可以适用最密切联系原则来确定准据法而在一些国家如英国美国等还存在对当事人意思进行推定的默示选择只有根据各方面条件都无法确定当事人默示选择的法律规范时才会选择适用最密切联系原则考察大多数国家的司法实践都是首先承认当事人对合同的明确选择只有当事人没有进行选择时才采用这一原则因此也可以说这一原则在某种程度上为意思自治原则的立法补充三一般原则在涉外知识产权转让合同中的适用一当事人意思自治原则当事人意思自治原则是关于合同的国际私法领域一般性原则但在知识产权领域当事人意思自治原则是受到限制的如我国2004年关于涉外知识产权民事案件法律适用若干问题的解答第12条规定对外国人的作品进行保护适用作品所在国的法律外国人就其在外国出版的作品在我国主张著作权的该作品是否产生著作权著作权权利内容和归属等问题应依我国著作权法确认排除当事人意思自治目前各国在国际私法理论与实践中主要承认来源国法被请求保护国法以及分割性适用不同国家法律在实践中技术转让合同的法律适用一般具有强制性国家规定的一些规范当事人不得规避对当事人选择合同的适用法律都有一定的限制有的国家规定对一些许可合同只能适用本国法这方面的强制性规范较多对于知识产权转让与许可合同意思自治原则依然发挥很大的作用一些国家承认双方当事人可以在合同中约定合同适用的法律如瑞士联邦国际私法第122条规定有关知识产权合同适用知识产权特许人或转让人习惯住所地国家的法律当事人可以自行选择所适用的法律总体而言在知识产权转让合同中适用当事人意思自治原则是国际私法发展的方向我国涉外民事关系法律适用法第49条规定当事人可以协议选择知识产权转让和许可使用适用的法律这表明即使是在地域性较强的知识产权领域对于知识产权转让合同当事人意思自治原则依然发挥重要作用但意思自治原则的适用在实践中受到很多限制首先是当事人是否可以默示选择所适用法律的问题对于这一问题多数法律未给予明确授权而是选择适用被请求保护国法或者原始来源国法再者知识产权转让合同要受到国家强行法的制约对于知识产权标的效力权利内容等方面国家之间的差异性较强如对于版权英美法系侧重经济权利而大陆法系国家强调精神权利在进行知识产权的转让时法院很难因为当事人的自主选择而放弃本国法典体系结构规范二适用最密切联系原则特征履行说在当事人没有对所使用的法律进行选择时多数国家法律规定适用与合同具有最密切联系地的法律如涉外民事关系法律适用法第49条规定当事人没有选择的适用本法对合同的有关规定结合该法第41条的规定可以总结为当事人可以协议选择知识产权转让和许可适用的法律没有协议选择的适用履行义务最能体现该合同特征的一方当事人经常居所地法律或其他与合同有最密切联系法律特征履行说是确定最密切联系地的主要学说之一如根据1980年罗马公约的规定在国际专利许可合同当事人未对合同确定哪一国的准据法作出规定时应适用特征履行方的属人法即许可方的惯常居所地法核心管理机构所在地法或主管营业所所在地法当合同与其他国家具有更密切的联系时适用其他国家的法律简单将知识产权转让合同的许可方或被许可方的义务作为特征履行都不是十分合理而是应当区分不同情况加以确定现以一项有效期为五年以提成费支付使用费的涉外专利许可合同为例结合表格进行分析1依合同阶段确定特征履行可以看出在专利许可合同前期许可方的履行能够体现合同的特征履行其要承担大部分的义务履行包括技术服务与技术培训等如果涉外专利许可合同的争议发生在这一阶段许可方的义务履行能够反映协议的特征应为特征履行而在合同的后阶段许可方的技术服务与技术培训已经基本结束被许可方自己的工作人员已经可以逐步单独进行生产此外被许可方还要将所生产的产品采用营销手段出售获取利润并按照所赚利润的一定比率向许可方支付使用费尽管这一阶段许可方仍然会就技术上的有关问题对被许可方负责但在后期技术已经成为成熟技术对专利技术的改进等主要还是要靠被许可方自己的能力因此如果涉外专利许可合同的争议发生的协议的后期被许可方的义务履行为特征履行2依技术使用费的支付方法确定特征履行被许可方技术使用费的支付可以采用不同的方式进行支付既可以采用一次总算的方式进行支付即在订立合同时就将所有的技术使用费付清也可以采用提成费或入门费加提成费的方法进行在后两种情形下尤其是在单独使用提成费方法进行支付的情况下被许可方的支付义务要一直延续到协议的最后而且要与生产产品及产品的销售额直接相关依上述分析如果双方当事人采用一次总算的方式支付被许可方的义务只有支付使用费而许可方的义务则要包括提供技术资料技术培训等则应考虑许可方的履行为特征履行反之如果双方当事人采用提成费或入门加提成的方式支付则应以考虑被许可方的履行为特征履行为主四确定涉外知识产权转让合同法律适用的思考1以意思自治原则为基础通过以上论述分析可以得出这样的结论即当事人意思自治原则同样是确定知识产权转让合同法律适用的基本原则尽管知识产权具有地域性但意思自治原则无论在国际层面还是该国立法之中均得到了认可我国的立法也认可在涉外技术转让合同中允许当事人对所适用的法律加以选择并未将涉外技术转让或知识产权转让合同列为不适用当事人意思自治原则的类型范围但当事人意思自治原则必然受到更严格意义上国内法律的限制对于这一点各国知识产权法律中均有体现即使在国际文件中也予以认可在国际技术转让守则附件4中联合国贸发会执行主席提出了一份参考意见技术转让合同当事人协商选择适用与合同关系最密切的法律但须服从当事人所在国国内法律与政策对法律选择的限制当事人意思自治原则会扩大知识产权的准据法范围如法院地法的适用适用法院地法意味着在有关知识产权的诉讼中对案件行使管辖权的国家只适用其内国法这一理论的根据是认为选择了法院就选择了法律因此如果双方当事人没有明确选择协议所要适用的准据法但依据意思自治原则选择了解决争议的法院那么法院就会推定当事人意欲选择法院地的法律作为解决争议的准据法尽管近年来对法院地法的适用已经有了较大的发展与变化但法院地法的适用机会还是比外国法在法院地适用的机会要大得多2标的与合同效力法律适用两分法标的与合同效力法律适用的两分法即对知识产权转让合同标的知识产权效力的判定与知识产权转让合同本身效力的判定应当加以区别对待而不能因知识产权的无效否定合同的效力或者因合同的无效否定知识产权本身的效力知识产权的效力独立于合同效力之外应当明确加以区分以专利为例当专利权被宣告无效时不能因此否定以前签署的专利转让合同的效力尽管依据专利法律的相关规定各国均承认专利无效视为专利权自始无效这就意味着专利转让合同的受让人不能因专利权无效而否定专利转让合同效力主张已经交付的专利使用费返回或者对于本应依据合同交付的使用费不再支付因为尽管专利权被宣告无效但合同履行期间受让人已经基于有效的专利转让合同受益其排除了其他同业竞争者的事实成为合同应当得到支持的基础对于知识产权转让合同本身的效力可以适用合同准据法一般原则加以确定但对于知识产权的效力则应区别对待在涉外知识产权转让过程中对知识产权有效性产生异议时一般只能适用权利实施地国也是权利登记地国的法律一项涉外知识产权转让合同有效的前提条件就是转让方在许可实施地国拥有有效的知识产权许可方应保证所许可的知识产权是有效的是通过国家授权批准的因此对于知识产权转让合同准据法的确定知识产权的权利登记地具有不可忽视的地位对权利进行登记的国家被视为是能够对知识产权进行保护的国家通常情况下也是受让方打算实施知识产权转让的地点由此可以认为权利登记国是与涉外知识产权转让合同有最密切联系的因素之一许多国家采用这一方法来确定知识产权的准据法如1984年的秘鲁民法典第2093条规定凡有关知识产权的存在和效力如不能适用国际条约或特别法的规定时应适用权利注册地法1928年的布斯塔曼特法典第115条也有着类似的规定除受国际条约拘束外工业产权和著作权的取得登记和享有均应依授予该项权利的当地法这一规定的结果就是使一些国家在一定的程度上承认了他国知识产权法的域外效力3特征履行理论应充分考虑知识产权的特殊性特征履行说在许多国家尽管都得以适用但由于对特征履行的解释不同导致最终所适用的法律不同可能是许可方的惯常居所地法也可能是被许可方的营业地法等特征性履行应该根据权利的转移来确定没有权利任何利用都是不可能的这与在知识产权转让合同中许可方与被许可方的权利义务关系与一般的国际货物买卖合同不同有关涉外知识产权转让合同的实施过程要更为复杂相应地合同履行的期间也比较长尤其是涉外专利转让合同由于专利技术的许可使用并非被许可方的最终目的被许可方希望获得技术许可的主要目的是利用技术生产出更具有竞争力的产品从而获取利润因而许可方除了需要按照合同的约定提供完整的技术资料将技术许可给被许可方使用外往往还要承担技术的培训指导等项义务这也是有些国家将技术许可方义务视为特征履行的原因而被许可方的义务也不仅仅是以金钱形式支付技术使用费被许可方在获得技术的许可后还要利用技术生产产品并负责产品的销售尤其是在以浮动使用费作为技术使用费支付方式的情况下被许可方要尽到最大努力的义务保证盈利因此被许可方的义务也应当为特征履行综上涉外知识产权转让合同具有一定的特殊性在确定涉外知识产权转让合同适用的法律时应当首先适用当事人意思自治原则意思自治原则在国际上得到广泛认可也是知识产权领域国际私法发展的趋势我国在2010年中华人民共和国涉外民事关系法律适用法中对于这一问题予以了明确但仍然需要细化具体实施规则在当事人未明确选择所适用法律时一般依据最密切联系原则加以确定特征履行说是适用较为规范的规则在知识产权转让合同中特征履行的确定具有特殊性在确定适用法律时应当考虑无形财产权的履行特征此外在确定知识产权转让合同适用法律时还应当充分考虑知识产权转让合同与合同标的的两分性避免与国家强行法的规定相冲突