知识产权出资的法律问题.docx

知识产权出资的法律问题知识产权作为一种无形资产具有其本身的财产价值同时也是许多公司赖以经营的重要手段和条件随着社会生产力的发展和生产方式的变革知识产权在公司经营中的作用和地位日愈突出知识产权已成为重要的法定出资形式之一然而公司法有关知识产权出资的法律规定与实践中的出资需求不甚符合对知识产权利用中的一些理论概念的模糊认识亦影响实践中对知识产权的正确利用对比两法有关知识产权出资标的规定可见两者的要求基本相同只是后者的专有技术一词被前者的非专利技术代替有人认为专有技术与非专利技术称谓上有差异而含义是相同的实际上专有技术与非专利技术是两个不同的概念专有技术是指具有专有性权利特征的技术这类技术包括专利技术和技术秘密而非专利技术则指没有专利权的一般公知技术和技术秘密中外合资经营企业法实施条例以并列方式规定的出资标的专有技术与工业产权都包含有专利权的内容在外延上发生部分重合立法用语以非专利技术取代专有技术的这种变化反映了人们对这两个概念理解上的深化由于一般公知技术缺乏专有性无甚利用价值实践中非专利技术出资基本上是以技术秘密为标的的出资至于工业产权的范畴理论上存在有狭义与广义的两种不同解释狭义的工业产权仅指商标权和专利权广义的工业产权范围则较为广泛根据保护工业产权巴黎公约第1条规定工业产权的保护对象包括发明实用新型外观设计商标服务标记厂商名称货源标记原产地名称及制止不正当竞争等通常所指和实践中普遍采用的工业产权出资是指狭义的工业产权出资即以商标权和专利权出资但根据法定出资形式的条件只要出资标的具有可转让的财产性或者说具有资本性理论上都可以用来出资因此除货源标记原产地名称制止不正当竞争的权利因其本身不可转让的性质不能用于出资外厂商名称在理论上不存在出资的障碍亦应允许作为出资的形式另外公司法采用列举方式规定出资标的即从反面排除至少是未明确其他类型知识产权出资的合法性如著作权就不是出资标的然而实践中对某些作品存在有出资性利用的需求如计算机软件作品笔者认为著作权与商标权专利权一样其权利中都包含有可转让的财产权内容理论上可以将著作权的财产性权利用于出资此外我国2001年10月最新修改的著作权法第10条亦改变了原著作权法对著作权转让制度不予规定的作法明确规定了著作权的14项的财产性权利可以转让因而作为著作权转让方式之一的著作权出资亦不存在立法的障碍建议在将要进行的公司法的修改中改变以列举方式规定知识产权出资标的的作法直接规定以知识产权这一方式出资这样既可以将目前不在公司法出资规定之列的某些类型知识产权包括进来亦可以涵盖将来可能产生的新的知识产权二知识产权出资额在注册资本中的比例公司法第24条第2款规定以工业产权非专利技术作价出资的金额不得超过公司注册资金的20国家对采用高新技术成果有特殊规定的除外本条表明出资财产中知识产权的出资比例在我国是受到严格限制的我国公司法规定的公司类型均为有限责任形式股东以其出资或股份对公司承担有限责任我国的公司信用法律上体现为一种资本信用因而公司的注册资本是公司对外承担债务责任的最低的也是最重要的保证公司在其存续的过程中应经常保持与其资本额相当的财产亦成为法定资本制国家所奉行的一条极为重要的资本原则因此公司法对知识产权出资比例的限制目的正在于维护注册资本金额的真实保护债权人利益因为知识产权的出资不像货币出资那样可以直接体现为出资额知识产权的出资额需要经过评估作价计算而其评估作价又比实物及土地使用权的作价困难得多实物及土地使用权有同类标的的市场价格作为作价参照标准即使是使用过的实物亦可采统一的折旧计算法方便地计算出残值而知识产权因其专有性的特点没有统一的市场价格既然一技术比其他同类技术领先一商标既然比别的同类产品或服务上的其他商标知名度高那么这项技术或商标就有比其他技术或商标具有更高的价值而这部分价值究竟应高出多少很难用公式精确的计算出因而在知识产权出资作价的评估中可能会发生对其价值的高估现象而当拥有专有技术或知名度较高商标的出资人向其关联公司出资时其技术或商标的价值在实践中往往故意被高估限制知识产权出资的比例可以降低其价值高估的影响使注册资本总额尽可能真实对知识产权出资尤其是对技术出资的比例进行限制的另一原因在于随着人类技术的不断发明新技术不断取代已有技术已有技术的价值随着时间的推移不断贬值相应地包含有技术出资标的的资本总额即注册资本不断缩水限制技术出资的比例可以使缩水率降低使公司资本尽可能满足资本维持原则的要求然而公司法的这一限制与实践中的情况发生着越来越大的矛盾知识经济时代技术对生产力发展的作用之巨大使技术的价值前所未有地得到提高限制技术出资的比例可能会产生两种后果一是低估技术的价值使技术出资人的权益受到损害二是为了符合技术的法定出资比例出资人必须大量地增加货币等配套标的的出资这样提高了公司的设立门槛加重了公司发起人的负担对某些智力密集型的中小高科技公司的发展尤为不利对某些公司来说其对知识产权这种无形资产的需求甚至超过了对货币实物等有形资产的需求有的公司可能就是为某项技术的开发而成立有的公司可能就是凭借某种商标或品牌的优势而经营鉴于此公司法修改时在第24条第2款中对知识产权20的出资限制后面增加了国家对采用高新技术成果有特别规定的除外一句根据国务院有关规定对高新技术公司知识产权出资比例放宽至35但这种已放宽的比例仍然不能符合实践中的所有需要为了规避这一法律的限制性规定实践中就出现了技术的权利人将技术转让给未成立的公司作为对价其他出资人代技术权利人进行超过注册资本比例35的货币出资或实物出资等等变通性作法从而增加了公司设立的复杂性面对高新技术产业的迅猛发展我们法律法规的跟进显得滞后不过有些地方性北京上海等法规规定的知识产权出资比例已经高出了35的限制作者认为作为适用于全国范围内的国家级立法应该再扩大知识产权出资的比例加大服务实践的步伐有人顾虑增加知识产权出资的比例将会破坏资本维持原则给债权人利益的保障留下隐患然而即使在公司法理论上法定资本制度本身包含资本三原则理论亦已受到愈来愈多学者的批评有学者认为公司的信用基础是资产信用而不是我们一直奉为真理的资本信用许多企业家强烈呼吁修改公司法资本制度中有关僵化阻碍公司灵活经营和迅速发展的限制性规定法定资本制度理论本身正面临着严重的挑战三知识产权出资行为的法律性质知识产权权利人通过知识产品的利用而获得经济收益的主要方式有两种一是通过不转移权利的利用方式即知识产权权利人自己对知识产权的使用二是转移权利的利用即通过过对知识产权的转让和使用许可知识产权权利人以其知识产权对公司进行的出资行为同样也是知识产权的利用行为那么该出资行为又属何种性质的利用行为呢这一问题常常是知识产权理论和实践中认识模糊不清的问题知识产权的转让指的是知识产权权利人将其商标专利等知识产权的专有权依照法定程序转移给他人的法律行为知识产权转让的法律效果与物权之所有权转移的法律效果相同即知识产权发生转让后原权利人即转让人不再享有知识产权而受让人取得知识产权成为新的知识产权主体这种相同法律效果产生的原因在于知识产权这种专有权在权利范围与权能上与物权法中的所有权很类似在权利的范围上专有权包含有两方面的权利其一是知识产权权利人对其知识产品的独占权其二是知识产权权利人对其知识产品的排它权知识产权的这种独占性与排它性亦类似所有权的独占性与绝对性不同的是知识产权专有权本质上更明显地体现为排它性由于知识产权的无形性和流动性对于知识产权权利人来说其很难像所有权人那样通过对物的占有使用而排除他人对物占有知识产权权利人不能通过对知识产品的占有使用而排斥他人对相同知识产品的占有使用知识产权的专有性不能通过对知识产品的占有而形成此外知识产品专有权在其权能上与物之所有权亦很类似所有权人对物的占有使用收益处分权同样适用于知识产权权利人对知识产品的权利因此就知识产权与物权在上述方面的共性而言有的学者认为知识产权是无形财产的所有权物权是有形财产的所有权知识产权的使用许可是指知识产权权利人通过订立许可使用合同的方式许可他人使用其知识产权的法律行为如专利权人或专利许可人通过专利使用许可合同允许被许可人实施其专利商标权人或商标许可人通过注册商标使用许可合同允许被许可人使用注册商标知识产权的使用许可所转移的权利是知识产品的使用权与物之租赁所转移的权利性质类似当然知识产权的使用权与物之使用权的转移后果不同由于知识产品的无形且可流动的自然属性知识产品被许可给他人使用后根据协议的约定许可人仍然可以继续使用其知识产品而物的使用权转移后物的所有权人无法与使用人共同使用该同一物因而知识产权转让与知识产权使用许可转移的权利性质不同不过在某些立法中以及实践中技术转让一词有时还包括了技术的使用许可如合同法中所称的技术转让即包括了技术专有权的转让和技术使用权的转让当然这一情况只是由于历史性的使用原因造成它并不改变转让与使用许可的不同法律性质由此可见知识产权的出资与知识产权的转让转移的权利都是知识产权的专有权因而实质上知识产权的出资行为其法律性质就是知识产权的转让行为一种特殊的知识产权出资性转让行为既然出资人是以专有权出资出资后专有权即归公司享有出资人不能继续使用该专利或商标也不能再许可他人使用如果出资人欲对该专利或商标加以使用则需获得公司的许可否则即构成对公司财产权的侵犯而在实践中股东与公司同时使用专利和商标的情况尤其是使用专利的情况经常存在其结果很容易使股东通过专利和商标的使用不当地获取公司财产利益四知识产权利用方式的选择实践中知识产权权利人对知识产权利用方式的选择主要与其经济目的实现的程度相联商标权人往往通过自己对注册商标的使用获得经济利益而专利技术或非专利技术权利人在我国大部分都不是企业他们通常不具备自己实施其技术的物质条件对知识产权通常采用转移权利方式的利用即通过对知识产权的转让与使用许可来进行知识产权的转让有出资性的转让和一般性的转让一般性的转让只限于贸易活动中它是转让人与受让人通过签订转让合同转让人获得转让费而受让人获得知识产权专有权的法律行为本文姑且称之为知识产权贸易性转让知识产权的出资性转让与贸易性转让所转让的权利性质相同但转让人转让的目的通过转让获得的权利及转让的法定程序要求等方面是有区别的知识产权的贸易性转让中转让人的目的往往是为了获得一种短期的可控制的经济收益如一次性或分次性支付转让费的转让通过转让转让人与受让人之间形成了债的关系转让人获得债权成为债权人而知识产权的出资性转让实际上是一种投资行为公司如果不解散清算出资人不得从公司中收回该专利权商标权等知识产权转让人通过以知识产权对公司的出资在转让人与公司之间形成了一种投资关系作为出资的对价出资人换取公司财产的股权出资人取得股东地位知识产权权利人出资转让的目的正是在于股权分红可能带来的长期的比贸易性转让更多的经济收益当今知识经济时代高科技企业的超常规发展知识产权尤其是高新技术专利权的出资其经济回报可能是巨大的更多的专利权人愿意以技术出资方式而非贸易性转让方式分享企业高成长带来的投资收益当然专利权人或商标权人取得股权的经济收益权即股东的自益权是其出资转让的首要目的而为公司利益和为自己利益行使的公司管理性权利即股东的共益权的获得也是不少专利商标出资人的另一目的通过行使股东共益权如公司重大事项的决策权管理者的选择权等出资人可以使自己的经济收益实现获得更大保障同时也使部分精神上的需要如人格尊重事业成就感等得到满足而知识产权的贸易性转让转让人不能从受让公司中取得股东权当然依据风险利益相一致的原则知识产权的出资性转让作为一种投资行为亦存在投资风险如果公司经营不好出资人就可能一无所获如果公司资不抵债被宣告破产公司还有权将出资人已出资的技术或商标变卖以清偿公司的债务而知识产权的贸易性转让包括知识产权的使用许可转让人或许可人的经济利益是通过获得一定金额的的转让费或使用费而不是非固定的投资分红实现的由于该转让费或使用费从公司成本中列支即使企业出现亏损公司仍然可以从企业成本中列支转让费或许可费转让方或许可方在合同条件下如以销售额销售数量提成仍可以获得转让费或使用费如果公司因亏损以至资不抵债破产转让方或许可方在未获得合同约定的转让费或使用费的情况下可以作为公司的债权人参与公司剩余财产的分配此外知识产权出资性转让与贸易性转让使用许可的程序亦有不同前者需要评估作价验资以确定出资额后者的转让价或使用费由转让方与受让方或许可方与被许可方协商确定没有评估的法定要求双方只须办理权利移交变更的手续区分知识产权出资性转让知识产权贸易性转让及知识产权的使用许可的不同特点对实践中指导公司发起人公司股东及公司本身根据其具体情况选择知识产权利用的方式是十分有益的对以利用某项专利技术为生产经营核心的公司来说如公司为了充分调动该专利权人的积极性使其在今后的产品研发中发挥更大的作用可要求专利权人以知识产权出资方式加入公司专利权人作为公司股东自身利益与公司经营状况密切相联该技术股东自然会竭尽全力发挥其作用从专利权人的角度考虑如果专利权人充分看好自己的技术市场和其他公司发起人或股东的资信情况要求专利权作价入股也将会可能得到比转让专利权更高的收益此外考虑到技术随时间的推移发生贬值的特点无论技术的价值剩余多少或已无价值根据我国公司法的规定技术出资方仍以其技术出资额在注册资本中的固定比例永久性地分配公司的收益这点对专利技术出资人亦是很有利的当然这种情况对公司其他股东在利益分配上可能产生不均衡以技术贸易性转让支付的转让费或许可使用费有一次总算一次支付一次总算分期支付也可以采取提成支付或者与入门费加提成费的方式支付一次支付或分期支付的方式一般适用于合同金额小执行期短被转让技术不太复杂的情况至于提成支付方式则有销售额提成销售数量提成利润提成等由于该方法把知识产权所有人与公司的经济效益联系在一起相对于将知识产权作价入股的方式或知识产权贸易性转让中一次支付或分期支付的方式对均衡专利权人与公司的利益以及专利权人与公司股东的利益更为有利因而也是实践中普遍采用的方式尤其在中外合资中外合作企业的设立中由于技术来源往往是外方为了保证注册资本的不变防止其缩水以及为了维持中方股东的经济利益合资合作时最好要求外方以货币出资技术的利用可以在公司成立后由公司作为受让方受让利用注释郑成思知识产权法法律出版社1997年第1版第57页