马宁民法论文.docx

出版物对图书商标的使用行为研究马宁民法论文近年来图书名称杂志名称与图书商标发生冲突的案例越来越多其中社会影响较大的有新东方学校在其编写的英语图书上使用他人注册的GRETOEFL文字商标而引发的纠纷社会科学出版社在其出版的彼得兔系列图书上使用他人注册的彼得兔文字及图形组合商标而引发的纠纷以及新近中国政法大学出版社在其法律人系列丛书上使用他人注册的法律人文字商标而招致的诉讼纠纷这些案件的关键之处都是在于如何界定图书商标在出版物上的专有使用权范围也就是说在于确定哪些情况下在出版物上使用图书商标构成侵权哪些情况则属于正当的合理使用截至到目前司法实践与理论对此均缺乏深入的分析从而导致出版社面对此类纠纷往往无所适从本文通过分析图书商品的特征图书上使用注册商标的方式商标的合理使用及相关法律的适用希望能为出版界更好地了解这类法律纠纷提供一些帮助在知识产权保护方面变被动为主动一图书商标获得注册所需的条件图书商标是指能够将一图书经营者的图书或图书服务与其他图书经营者的图书或图书服务区别开来并可为视觉所感知的标记我国商标法第9条规定申请注册的商标应当有显著特征便于识别可见图书商标不能过于描述性如童话书法律书就会因不具备显著性而得到注册而TOEFL这样本身不具有任何含义的词语具备较强的显著性可以作为图书商标注册如果欲注册的商标中除含有描述商品特征的标志外还含有其他部分以致整个商标从整体上具有显著性特征可以作为识别商品或服务的标志那么这种商标也是可以得到注册的只不过注册商标专用权人无权禁止他人正当使用其注册商标中非显著性的部分与那种完全臆造的标志相比此类注册商标的显著性显然弱得多受保护的力度也会有所下降二出版物对图书商标的合理使用我国商标法实施条例第四十九条规定注册商标中含有的本商品的通用名称图形型号或者直接表示商品的质量主要原料功能用途重量数量及其他特点或者含有地名注册商标专用权人无权禁止他人正当使用这就是理论上所称的商标合理使用根据该原则如果出版物上使用注册的图书商标是为了对出版物内容特点做描述性的使用那么就应该算正当合理使用目前理论界和司法界比较一致的观点是商标合理使用的一个重要前提是对商标的组成部分文字或图形等的使用并不是商标意义上的使用即不是作为区分商品来源的符号使用而是对商品或服务特点做叙述性或描述性的说明从业已发生的商标侵权纠纷案来看在出版物上使用图书商标被法院认定为合理使用的案例已有数起比如著名的美国考试中心诉新东方侵犯著作权商标权案中一审法院认定新东方在图书封面上使突出用TOEFL字样构成对原告商标权的侵害但二审法院认为新东方在在TOEFL系列教材TOEFL听力磁带上突出使用TOEFL字样是在进行描述性或叙述性的使用其目的是为了说明和强调出版物的内容与TOEFL考试有关是为了便于读者知道出版物的内容而不是为了表现出版物的来源并不会造成读者对商品来源的误认和混淆因此不属于侵犯原告注册商标专用权的行为该案的最终判决对我们深入理解出版物上使用图书商标的行为性质提供了有益的参考首先应正确看待书名中使用图书商标的方式进行全面而非孤立的比对比如该案一审法院的错误在于没有考虑到书名的完整性及其含义而是局限于书名中的部分文字及读音含义因此所进行的比对是不全面的其次该案也说明对图书商标的正当使用的性质不会仅仅因为将图书商标的文字进行突出使用而改变该案中新东方在涉嫌图书标题中对TOEFL字样进行了突出使用因为有时根据美感的需要在图书的装帧设计上会对某些字体做变形处理来强化图书给人的整体视觉印象而图书标题的含义和作用不会因此发生改变这其实是出版行业的惯常做法之一可见不能将出版物上是否对注册商标进行突出使用作为判断是否构成商标侵权的唯一标准而应结合具体的使用情形进行全面考虑再次即使是显著性很强的图书商标如TOEFL作为一个臆造性词汇其本身不具有任何含义因此作为商标就具有很强的区分商品来源的功能也无法阻止其在出版物上的正当使用对于显著性比较弱的图书商标而言还会进一步受到在词语原先意义上使用的限制三出版物上使用图书商标的方式及法律分析目前出版物上对图书商标的使用最易引起纠纷的有两种方式一是在单册图书标题中使用图书商标二是在丛书名称中使用图书商标下面笔者选取新近发生的法律人图书商标侵权纠纷案为例来进行分析一案情简介2009年4月原告将法律人三个字进行了商标注册为出版物商标注册有效期从2009年4月28日至2013年4月27日止2009年11月中国政法大学出版社出版了法律人丛书罗马私法导论2009年4月出版了法律人丛书法律人之治原告认为被告未经其允许将法律人三个字作为丛书的名称置于书籍的显著位置侵犯了其注册商标专用权涉案图书的封面如下二在单册图书标题中使用法律人是否构成侵权从有关图书的封面可以看出法律人之治法律职业的中国思考一书的图书标题中使用了法律人文字如何看待这种使用笔者认为此种使用属于对图书主题内容的描述性使用属于合理使用理由如下从法律人这一商标的文字构成来看其是由法律和人两个通用词汇组合而成在作为商标注册之前该词语在相关法律文献中已被大量使用过相对文化人经纪人演艺人等而言法律人是指从事法律工作的人包括立法司法执法法律服务等部门和行业的工作人员广义的法律人还包括从事法学教育法律研究以及有志从事法律职业的人可称之为预备法律人也就是说法律人代表的是一个职业共同体是某一个职业圈内的人的统称法律人词语本身的这一固有含义虽然被圈内人士所熟知并被大量使用但尚不是法律类图书的通用词汇因此可以作为图书商标进行注册只不过它的显著性不强而已从涉案图书的名称来看法律人之治法律职业的中国思考中的法律人是在其原先固有含义即对法律职业共同体的称呼层面的使用而非作为区别商品来源的符号使用况且法律人是书名中的一个组成部分因此不应将其单独拿出来与涉案商标比对法律人之治法律职业的中国思考是对图书主题的抽象概括和说明根本不会导致消费者的混淆其使用法律人文字属于商标的合理使用类似的例子还有以下几种见图三在丛书名称中使用法律人是否构成侵权根据案情简介部分的图片涉案丛书的名称为法律人丛书但每本单册书又有自己的标题那么应如何看待一本书上的两个标题呢实际上两个标题的功能是不同的单册图书的标题是具体直接反映每本书的主题思想内容的而丛书标题的作用则是反映整套丛书特点比如丛书编写的主旨的其相当于一根线将各单册图书有机地连接起来作为一个整体向读者介绍可见各单册图书的标题具有相对的独立性但又与丛书的名称有着某种逻辑意义上的联系那么丛书名中使用法律人是否构成商标侵权呢原告认为法律人丛书置于图书标题上方的显著位置而且醒目的存在足以起到标记商品来源的作用因而是商标化使用笔者对此持不同态度实际上法律人丛书在此是作为商品的名称来使用的本案中作为商标使用的应该是法律人而被告出版社的法律人丛书是一套针对法律人这个职业共同体编写的丛书这可以结合丛书编写的背景和序言部分得到印证可见法律人丛书在这里不是作为商标来使用的而是作为一个商品的名称存在的那么就不能依据我国商标法第五十二条第一项的规定即未经商标注册人的许可在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标来判断侵权因为该条的适用前提之一是被告使用的也是商标判断商品名称是否侵犯了商标专用权法律依据应该是商标法实施条例第50条第一款即在同一种或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称使用误导公众的根据这一规定是否误导公众是认定是否属于商标侵权的必备条件之一那么本案中被告使用法律人丛书作为商品名称是否可能导致公众将其与原告的法律人商标相混淆呢笔者认为需要从两个方面进行考察首先图书商标的显著性和知名度所使用的图书商标如果作为商标显著性较强知名度较高则一般情况下相关公众混淆误认的可能性较大如果是常用词汇则显著性较差很难在相关公众的意识中建立起该词汇与商品来源之间独一无二的联系如前所述法律人文字本身就具有很强的固有含义这就弱化了其作为图书商标的显著性此外商标权人亦没有通过大量的宣传和使用而使法律人与其商品来源提供者之间建立更为特定的联系所以法律人作为商标的标识功能很难得到实现相关公众不会仅凭该词汇就将使用该商标文字的商品与商标权人联系起来其次相关公众在选择此类商品或服务时的注意程度消费者在购买图书时一般不会仅凭对某商标的印象来选择图书由于图书的文化属性图书消费者事先会对图书的内容做简要了解如果符合自己的需求才会进行购买况且图书上的标识是多重的还包括出版社作者消费者在购买图书时同样不会忽略这些因素的识别作用可见图书消费者购买图书时所施加的注意力要大于对一般商品的注意力这种因素同样会减小公众误认的可能性综上本案被告将法律人丛书作为商品名称不会误导公众将其与原告的法律人注册商标混淆因此不构成商标侵权四结论及建议结合上面的案例分析在判断出版物上使用他人注册商标是否构成商标侵权时应遵循以下几个原则一首先要明确出版物上使用他人注册商标的方式使用方式不同判断标准也不同如果是作为商标使用那么就要判断两商标是否构成相同或近似如果相同或近似那么一般情况下可以推定存在混淆的可能性从而构成商标侵权如果是作为商品名称来使用那么就要根据案情围绕是否会误导公众这个基准点来判断是否属于商标侵权假如不会造成误导公众的结果那么不管两个标志多么相似甚至相同也不构成商标侵权如果是对出版物内容特点的叙述性描述那么就属于对商标的合理使用二在判断两个标志是否近似或者是否会造成误导公众的结果时要考虑注册商标的显著性和知名度商标的显著性越弱知名度越低其识别作用越差消费者越不可能将其与商品或服务提供者联系起来如果将一个区别特征不强的常用词汇注册为出版物商标对该商标的保护应该严格限定在他人不得单独或突出地在相同或近似的商品上使用该商标名称的范围内这主要是考虑到出版物年新品种有数十万种而出版物标题往往比较短小精辟如果对由使用频率较高的词汇构成的图书商标赋予过度的专用权保护不仅会不合理地抑制出版业的繁荣而且不利于营造公平竞争的市场环境三在判断两个标志是否近似或者是否会造成误导公众的结果时还应该意识到消费者选购图书包括杂志等出版物下同时施加的注意力要大于对一般商品的注意力图书的商品属性主要体现在文化性上而一般商品的属性主要体现在使用功能上这种属性上的差别会影响到消费者的购买习惯一般消费者购买图书前要对书的内容作者等进行多方面的了解图书商标只是消费者考虑的一个因素书的内容是否符合其需求作者名气大小对于是否购买同样非常重要而左右消费者购买一般商品的因素较单一使用价值是主导因素可见商品属性的不同决定了消费者购买习惯的不同而购买习惯的不同主要反映在购买时施加的注意力大小不同上这种注意力上的区别会影响到消费者区分两个商标是否近似的能力或是否可能产生误认的可能性结合已发生的图书商标纠纷和前文的分析笔者拟对出版界的商标策略提出以下建议仅供参考1重视对注册商标的选定选取显著性较强的商标有助于维护商标权的稳定性可以减少潜在侵权人的合理使用抗辩如果选取有固有含义的词作为商标就可能受到在词语固有含义层面上的抗辩文字图形组合商标往往比单一的文字商标更具显著性因此可以选取组合商标来克服文字商标具有固有含义的缺点2重视对注册商标的宣传和使用自身显著性再强的商标如果不投入商业使用不在公众中建立一定的影响也会影响到其作为商标应有的功能即区分商品或服务来源的功能反之如果自身显著性较弱的商标可以通过后续的宣传和使用来增强其显著性强化其在公众心目中与商品或服务来源之间的特定关系可以根据商标法实施条例的规定在图书商标右上角或右下角标注注册标记这样可以向他人清楚地表明自己是商标权人在今后可能的诉讼中作为证明他人在主观存在故意的证据之一3积极寻求反不正当竞争法的保护有的时候虽然存在他人搭自己图书商标便车的现象但可能尚不构成商标侵权显著性较弱的图书商标尤为如此这时可以利用反不正当竞争法中的诚实信用原则来维护自己的权利此外对于某些生命周期较长的系列图书还可以在建立一定的声誉后寻求认定为知名商品这样还可以获得反不正当竞争法第五条对知名商品的特殊保护目前图书商标的注册历史还不长有关司法判决也很有限如何有效利用图书商标来规范保护出版物同时又不过分损害社会公共利益维护文化市场百花齐放百花争鸣是一个需要司法实务和理论界共同深入探讨的话题